Los acuerdos de licencia de propiedad intelectual (PI) del cannabis pueden ser complicados y plantear problemas únicos. Muchas empresas esperan que el mayor obstáculo sea el cumplimiento de la legislación estatal sobre cannabis. Aunque no cabe duda de que se trata de una preocupación importante, es importante empezar por los fundamentos de la concesión de licencias de marca analizando la validez y solidez de la propia propiedad intelectual. En cualquier acuerdo de licencia, el primer paso debe ser determinar a quién pertenece realmente la propiedad intelectual. Esto es especialmente cierto cuando se trata del sector del cannabis, en el que la información, los nombres de las variedades y la terminología del sector se han compartido libremente desde mucho antes de la legalización a nivel estatal.
La titularidad de la propiedad intelectual en el sector del cannabis es una cuestión delicada. Con demasiada frecuencia, las empresas de cannabis acuden a nosotros con propuestas de acuerdos de licencia en los que la diligencia debida básica revela rápidamente que el licenciante simplemente no posee lo que dice poseer. Un poco de diligencia debida en materia de propiedad intelectual puede ahorrar mucho dinero.
Si desea obtener una licencia de la propiedad intelectual de otra empresa, a continuación se exponen las preguntas más básicas que debería poder responder sobre esa otra empresa y su propiedad intelectual:
- ¿Afirma el licenciante ser propietario de alguna marca comercial federal o registro estatal de bienes o servicios relacionados con el cannabis?
- En caso afirmativo, ¿qué productos y/o servicios cubren esos registros de marca?
- ¿Las protecciones federales reclamadas en esos productos y servicios son realmente una protección de marca que puedo hacer valer para proteger mis productos federales ilegales por crear?
- ¿Se presentó la descripción exacta de los productos y/o servicios ante la USPTO, o se adquirió a través de un registro estatal o de los derechos de marca del derecho consuetudinario? ¿Hasta qué punto y en qué productos y servicios han utilizado la marca, y hasta dónde llega su protección?
- ¿Qué declaraciones y garantías ofrece el licenciante (o, lo que suele ser más importante, qué no ofrece) en relación con las marcas? ¿Han tenido conflictos previos con otras marcas de nombre similar? ¿Existe la amenaza de posibles litigios futuros por seguir utilizando la marca?
- ¿Quién es el creador de la marca, logotipo o marca de diseño y cómo se creó? ¿Existen derechos de autor sobre un logotipo o marca de diseño que sean propiedad de terceros y deban tenerse en cuenta?
- ¿Qué normas de control de calidad le exigirá el propietario de la marca?
- ¿Ha garantizado el titular de la marca que mantendrá al día todas las solicitudes de registro de marca?
- ¿Cuál es la amplitud y el alcance de cualquier derecho de marca del common law sobre la marca que se va a licenciar? ¿Puede el licenciante adquirir y ampliar legalmente sus derechos de marca del common law en su jurisdicción?
- ¿A quién, si es que a alguien, han concedido la licencia de PI anteriormente, y cuál es la situación actual de la licencia de PI de la marca? ¿Es usted una de las muchas personas a las que han concedido licencias sobre la marca a escala estatal o federal?
Se trata de una lista considerable, pero sólo araña la superficie de las cuestiones que usted y su asesor de propiedad intelectual en materia de cannabis deben tener en cuenta antes de firmar un acuerdo de licencia de propiedad intelectual. A menudo, las empresas del sector del cannabis se apresuran a pasar directamente a la negociación de las condiciones comerciales de un acuerdo, sin evaluar nunca si los derechos que están licenciando existen realmente. Al igual que con cualquier otro tipo de propiedad -como una casa o un coche-, un licenciante de propiedad intelectual debe poseer realmente los derechos sobre esa propiedad para poder conferir todos o parte de esos derechos a otra parte. Parece básico, pero hemos visto acuerdos fatalmente defectuosos redactados por abogados que o bien no entienden la industria del cannabis o, la mayoría de las veces, no conocen los entresijos (o incluso lo básico) de la ley de propiedad intelectual.
Aunque estos acuerdos de licencia pueden ser complicados, existen soluciones creativas y eficaces para muchos de estos problemas. Para aplicar esas soluciones, es necesario comprender tanto la propiedad intelectual como las leyes estatales y federales que rigen la marihuana.
