Los acuerdos de licencia de propiedad intelectual (PI) del cannabis pueden ser complicados y plantear problemas únicos. Muchas empresas esperan que el mayor obstáculo sea el cumplimiento de la legislación estatal sobre el cannabis. Aunque sin duda se trata de una preocupación importante, es fundamental comenzar por los aspectos básicos de la concesión de licencias de marca, analizando la validez y la solidez de la propia propiedad intelectual. En cualquier acuerdo de licencia, el primer paso debe ser determinar quién es el propietario real de la propiedad intelectual. Esto es especialmente cierto en el caso de la industria del cannabis, donde la información, los nombres de las variedades y la terminología del sector se han compartido libremente desde mucho antes de la legalización a nivel estatal.
La propiedad intelectual en la industria del cannabis es un tema complicado. Con demasiada frecuencia, las empresas de cannabis nos plantean acuerdos de licencia en los que, tras un análisis básico, se descubre rápidamente que el licenciante simplemente no es propietario de lo que dice ser. Un pequeño análisis de alto nivel sobre la propiedad intelectual puede ahorrar mucho dinero.
Si desea obtener una licencia para la propiedad intelectual de otra empresa, estas son las preguntas más básicas que debe poder responder sobre esa otra empresa y su propiedad intelectual:
- ¿El licenciante afirma ser propietario de alguna marca comercial federal o registros estatales en productos o servicios relacionados con el cannabis?
- Si es así, ¿qué productos y/o servicios cubren esos registros de marcas?
- ¿Las protecciones federales que se reclaman para esos productos y servicios son realmente protecciones de marcas registradas que puedo hacer valer para proteger mis productos que se crearán y que serán ilegales a nivel federal?
- ¿Se presentó la descripción exacta de los productos y/o servicios ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO), o se adquirió mediante el registro estatal o los derechos de marca comercial del derecho consuetudinario? ¿En qué medida y en qué productos y servicios se ha utilizado la marca, y hasta dónde se extiende su protección?
- ¿Qué declaraciones y garantías ofrece el licenciante (o, lo que a menudo es más importante, no ofrece) con respecto a las marcas? ¿Ha habido algún conflicto previo con otras marcas de nombre similar? ¿Existe la posibilidad de que se produzcan litigios en el futuro por seguir utilizando la marca?
- ¿Quién es el creador de la marca comercial, el logotipo o la marca de diseño, y cómo se creó? ¿Existen derechos de autor sobre el diseño del logotipo que pertenezcan a un tercero y que deban tenerse en cuenta?
- ¿Qué normas de control de calidad le exigirá el propietario de la marca comercial?
- ¿El propietario de la marca comercial ha garantizado mantener actualizadas todas las solicitudes de registro de marcas comerciales?
- ¿Cuál es el alcance y la extensión de los derechos de marca registrada según el derecho consuetudinario en y sobre la marca que se va a licenciar? ¿Puede el licenciante adquirir y ampliar legalmente sus derechos de marca registrada según el derecho consuetudinario en su jurisdicción?
- ¿A quién, si es que hay alguien, le han concedido la licencia de la propiedad intelectual anteriormente, y cuál es la situación actual de la concesión de licencias de la marca? ¿Es usted solo una de las muchas personas a las que conceden la licencia de la marca a nivel estatal o federal?
Esta es una lista considerable, pero solo aborda superficialmente las cuestiones que usted y su asesor en propiedad intelectual relacionada con el cannabis deben tener en cuenta antes de firmar cualquier acuerdo de licencia de propiedad intelectual. Las empresas de cannabis suelen precipitarse a la hora de negociar las condiciones comerciales de un acuerdo, sin evaluar siquiera si los derechos que están licenciando existen realmente. Al igual que con cualquier otro tipo de propiedad, como una casa o un coche, el licenciante de la propiedad intelectual debe ser realmente el propietario de los derechos de dicha propiedad para poder conferir la totalidad o parte de esos derechos a otra parte. Parece básico, pero hemos visto acuerdos con fallos fatales redactados por abogados que o bien no entienden la industria del cannabis o, en la mayoría de los casos, no conocen las complejidades (o incluso los fundamentos) de la ley de propiedad intelectual.
Aunque estos acuerdos de licencia pueden ser complicados, existen soluciones creativas y eficaces para muchos de estos problemas. Para implementar esas soluciones, es necesario comprender tanto la propiedad intelectual como las leyes estatales y federales que regulan la marihuana.
