Como bien saben los seguidores habituales de este blog, a menudo hacemos hincapié en la importancia de registrar las marcas en China y en la necesidad de hacerlo sin demora. Véase, por ejemplo Marcas registradas en China: más útiles y necesarias que nunca. Hoy quiero abordar algunas de las preguntas que nuestros abogados especializados en marcas registradas en China reciben con bastante frecuencia sobre los registros de marcas en ese país.
1. ¿Incluye la tarifa fija de su bufete de abogados para el registro de marcas en China todas las respuestas adicionales necesarias para obtener una resolución definitiva en caso de que el registro sea denegado inicialmente?
Las interacciones de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) con los solicitantes de marcas son muy limitadas. En ese sentido, difiere considerablemente de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). El único tipo de respuesta que a veces se requiere es una modificación de la descripción de los productos y/o servicios, en caso de que el examinador no esté de acuerdo con la redacción. Dicha respuesta estaría incluida en la tarifa fija.
Sin embargo, una recurso contra una denegación constituiría un procedimiento independiente y no está incluida en la tarifa fija.
En la misma línea, las respuestas a una oposición presentada por un tercero no están incluidas en la tarifa fija para el registro de marcas en China.
Cabe señalar que la mejor manera de evitar tener que modificar la descripción de los productos y/o servicios es utilizar los términos que figuran en la Clasificación de Niza (consulte la siguiente pregunta si no sabe en qué consiste la Clasificación de Niza). Este es otro aspecto en el que la práctica de la CNIPA difiere de la de la USPTO, a la que, por lo general, no le importa que los solicitantes proporcionen sus propias descripciones.
2. ¿Qué es la Clasificación de Niza?
La Clasificación de Niza es una clasificación internacional de productos y servicios que divide el conjunto de productos y servicios que pueden incluirse en los registros de marcas en 45 clases. El nombre «Niza» hace referencia a la ciudad francesa del mismo nombre, donde en 1957 se firmó un acuerdo internacional por el que se estableció dicha clasificación. La clasificación está gestionada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y se aplica prácticamente en todo el mundo, lo que facilita enormemente el registro de marcas a nivel internacional.
Lamentablemente, añadir clases de marca implica siempre el pago de tasas adicionales. Por este motivo, las marcas con un presupuesto limitado a veces optan por excluir determinados productos o servicios de la solicitud de registro de la marca.
3. ¿Qué son las subclases de marcas registradas?
China divide cada clase de Niza en subclases y considera cada subclase como una unidad independiente. El registro de una marca confiere al titular derechos sobre las subclases cubiertas, pero prácticamente ningún derecho sobre las demás subclases. Más información en Marcas registradas en China: subclases y números básicos.
4. ¿Se puede reducir la tarifa fija del registro de marcas en China si se prescinde de la búsqueda de marcas?
Sí, pero por lo general recomendamos realizar una búsqueda de marcas, también conocida como «verificación de disponibilidad de marcas», antes de presentar la solicitud de registro. Si se omite esta búsqueda, se ahorrarán unos doscientos dólares, pero eso implica que no se descubrirán ciertos obstáculos para el registro hasta que la CNIPA examine la solicitud, unos meses más adelante. Y, por si te lo estás preguntando, ninguna de las tasas es reembolsable.
Es mucho más sensato detectar cualquier problema antes de presentar la solicitud, ya que eso le dará más opciones para conseguir el registro de una marca en China. Por ejemplo, podría ser posible impugnar un registro existente alegando que no se ha utilizado durante tres años. O bien, podría decidir cambiar la imagen de marca. Si el conflicto se refiere a su logotipo, puede plantearse registrar su nombre en su lugar; si el conflicto se refiere a su nombre, puede plantearse registrar su logotipo en su lugar, o un eslogan. Y así sucesivamente.
4. Cuéntame más sobre estas cancelaciones por falta de uso.
De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Marcas, si una marca registrada no se ha utilizado durante tres años consecutivos sin motivo justificado, cualquier persona física o jurídica podrá solicitar su cancelación ante la oficina de marcas.
La decisión de presentar una solicitud de cancelación por falta de uso (NUC) depende de si la marca en conflicto se está utilizando realmente en el comercio. Históricamente, la CNIPA ha establecido un umbral muy bajo para demostrar que la marca se utilizaba en el comercio, ya que cualquier caso de uso, por insignificante que fuera, bastaba para evitar una NUC. Sin embargo, últimamente la CNIPA se está mostrando un poco más estricta.
Las NUC pueden resultar una herramienta muy útil cuando una marca conflictiva obstaculiza el registro de tu marca en China. El plazo de tres años puede parecer un poco largo en ocasiones, pero ten en cuenta que, durante ese tiempo, tampoco se permitirá a terceros registrar dicha marca.
5. ¿Es necesario el uso de la marca en el comercio para registrarla en China?
No. En China no es necesario el uso efectivo para registrar una marca, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Si se registra una marca y no se utiliza durante tres años, tal y como se ha descrito anteriormente, la marca puede ser objeto de una solicitud de anulación por falta de uso. Sin embargo, a falta de dicha solicitud, la CNIPA no preguntará por el uso de la marca ni exigirá pruebas de su uso.
6. ¿Es necesario realizar el mantenimiento de la marca registrada?
Sí. Los registros de marcas en China deben renovarse cada diez años. Sin embargo, no es necesario presentar declaraciones de uso, como ocurre en Estados Unidos.
7. Aparte de un registro anterior ya existente, ¿hay algún otro factor que pueda impedir el registro de una marca en China?
Sí. Al igual que en Estados Unidos, la CNIPA rechazará las solicitudes que considere descriptivas o engañosas. Además, denegará determinadas solicitudes por motivos de orden público. Por ejemplo, en virtud de la prohibición de las criptomonedas en China, la CNIPA denegará las solicitudes de marcas que describan productos o servicios relacionados con las criptomonedas.
8. ¿Son válidos en Hong Kong o Macao los registros de marcas de China?
No. Los registros de marcas en China no ofrecen protección alguna en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, ni las marcas de Hong Kong o Macao ofrecen protección alguna en China continental. Y, para que quede claro, una marca de Hong Kong no ofrece protección alguna en Macao, ni viceversa.
9. ¿Tiene validez en China un registro de marca de EE. UU. (o de la UE, México, Canadá, etc.)?
No.
10. ¿Existen recursos legales si otra persona ha registrado mi marca?
Es posible. China está adoptando una postura más firme contra los acaparadores de marcas registradas, es decir, aquellas personas que registran marcas con la esperanza de poder extorsionar a los propietarios legítimos de las marcas para que les paguen por ellas. Más información en Los usurpadores de marcas registradas en China: un peligro para todos.
¿Tienen alguna otra pregunta sobre el registro de marcas en China, lectores?
