Imagínese que quiere registrar "Big Dork" como marca en China, sólo para que se la rechacen porque otra persona ya es propietaria de "Big Work". ¿Absurdo? Bienvenido al peculiar mundo de la legislación china sobre marcas, donde la oficina de marcas y los tribunales suelen llegar a conclusiones radicalmente distintas sobre lo que constituye una marca "confusamente similar". Para hacer las cosas aún más confusas, ni la CTMO ni el sistema judicial chino tienen una norma uniforme y claramente articulada.
Dicho esto, los profesionales con experiencia saben que los examinadores de la OMC suelen ser más estrictos que los jueces chinos.
Los examinadores de la OMC, a menudo inexpertos y presionados por la rapidez de tramitación de las solicitudes, tienden a seguir un manual rígido y, con frecuencia, optan por el rechazo. Dado que los examinadores de marcas chinos no tienen el inglés como lengua materna, sus evaluaciones se basan en similitudes superficiales de apariencia, sonido y significado. Este enfoque mecánico puede conducir a resultados absurdos para marcas en inglés que superficialmente parecen similares.
Por ejemplo, la CTMO podría considerar que "Big Work" y "Big Dork" son marcas similares que inducen a confusión, a pesar de que no hay ningún hablante nativo de inglés que pueda confundirlas. De hecho, la CTMO probablemente consideraría que "Work Big" y "Big Dork" son confusamente similares. A un nivel muy alto, se puede ver por qué: el orden de las palabras está invertido, y una letra es diferente, pero por lo demás son idénticas.
Es posible racionalizar el enfoque poco sofisticado de la CTMO respecto a las marcas en inglés señalando que muchos consumidores chinos tienen conocimientos limitados de inglés y podrían pensar que las marcas "Work Big" y "Big Dork" son producidas por la misma empresa. Pero este argumento no se sostiene a la luz de un examen más detallado, porque los examinadores de la CTMO adoptan el mismo enfoque con los logotipos (que no están en ningún idioma concreto).
El Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) conoce de los recursos de denegación de marcas, y tiene un enfoque más objetivo y sensato del criterio de "similitud que induce a confusión". Sin embargo, también está sobrecargado de trabajo y de personal y, con mucha más frecuencia de lo que cabría esperar, confirma una decisión ridícula de la OAMI. Así que es perfectamente posible que, en la vida real, un registro existente para "Work Big" bloquee una solicitud para "Big Dork".
Aunque la TRAB ofrece un enfoque más razonado, sus decisiones son incoherentes, lo que hace impredecible el recurso legal
Mientras tanto, es casi seguro que los tribunales chinos no declararían que la marca "Big Dork" infringe el registro de "Work Big". El propietario de "Work Big" no podría obtener una orden judicial ni una indemnización por daños y perjuicios, y difícilmente podría emprender acciones en la aduana. Francamente, probablemente ni se les ocurriría porque las marcas son muy diferentes.
Esta desconexión entre registro y aplicación crea una zona gris preocupante para marcas como "Big Dork". Aunque no pueden obtener el registro de la marca en China, tampoco pueden ser demandadas por infracción. Este limbo legal significa que pueden utilizar la marca sin temor a demandas por infracción, pero carecen de las herramientas legales para detener la falsificación o el uso no autorizado por parte de terceros. Carecen de herramientas legales para detener la falsificación o el uso no autorizado.
Que esto sea aceptable para el propietario de la marca "Big Dork" depende en gran medida de lo que quiera hacer en China. Si lo único que quiere hacer en China es fabricar productos y tener la seguridad de que sus mercancías no serán confiscadas en la aduana por supuesta infracción de marca, debería sentirse razonablemente seguro. Sin embargo, no es lo ideal, ya que las decisiones de la CTMO no son vinculantes y si un ocupante ilegal de una marca presenta una solicitud un par de años más tarde y consigue un examinador de la CTMO con un criterio más relajado, ese ocupante ilegal podría conseguir un registro después de todo. La mejor decisión sería utilizar una marca que se pueda registrar en China, ya sea recurriendo la denegación de la CTMO o eligiendo una nueva marca. Más vale prevenir que curar.
Y si piensan vender productos en China, tienen que encontrar otra marca, porque está garantizado que alguien copiará la marca "Big Dork" y no podrán hacer nada al respecto.
La lección es clara: cuando entre en el mercado chino, elija su marca teniendo en cuenta las estrictas normas de la CTMO. Si bien operar con una marca no registrada puede funcionar con fines puramente manufactureros, es una táctica arriesgada que puede dejar su marca expuesta a imitadores y usurpadores de marcas. El éxito en el sistema de marcas de China no depende de la equidad, sino de la previsión. Si quiere proteger su marca, actúe pronto, regístrela estratégicamente y asuma que si usted no asegura su marca, alguien más lo hará. Para más información sobre la importancia de registrar sus marcas y logotipos como marcas comerciales en China, consulte Haga de las marcas comerciales en China una prioridad.
