Cómo una solicitud o registro de marca comercial extranjera puede ayudarle en los Estados Unidos

El registro de una marca comercial extranjera (e incluso una solicitud pendiente) puede reforzar y acelerar considerablemente la estrategia de marcas comerciales en Estados Unidos, no solo para las empresas extranjeras, sino también para las estadounidenses que, por una u otra razón, solicitaron primero la protección de la marca comercial en el extranjero.

Por ejemplo, una empresa biotecnológica europea solicita la protección de una marca comercial en la UE el 1 de marzo para una nueva marca de medicamentos. Los ensayos clínicos tardarán 18 meses antes de que sea posible su entrada en el mercado estadounidense. Sin una estrategia de registro en el extranjero, un competidor podría presentar una solicitud en los Estados Unidos durante ese intervalo y bloquear la marca. Sin embargo, al presentar una solicitud en los Estados Unidos en un plazo de seis meses a partir de la presentación en la UE y convertirla posteriormente en una base de registro una vez que se registre la marca de la UE, la empresa puede asegurar ahora su fecha de prioridad en los Estados Unidos y completar el registro antes de realizar ninguna venta en ese país.

Si se utiliza correctamente, una solicitud en el extranjero puede permitirle reclamar una fecha de prioridad anterior en los Estados Unidos y, con un registro extranjero que cumpla los requisitos, obtener un registro estadounidense sin necesidad de demostrar el uso en los Estados Unidos antes de que se registre la marca.

Esta estrategia resulta más útil cuando se planea lanzar el producto en EE. UU. más adelante, cuando las aprobaciones reglamentarias o los trámites de cumplimiento normativo retrasan las ventas en EE. UU., cuando los plazos de distribución o fabricación hacen que el uso temprano en EE. UU. sea poco realista, o cuando se necesita defender una marca contra las imitaciones mientras se construye el mercado. En esas situaciones, una presentación en el extranjero en el momento oportuno puede preservar la prioridad y, en el caso adecuado, permitir el registro en EE. UU. antes de su uso en ese país.

Sección 44(d): Reclamación de prioridad extranjera en los Estados Unidos.

La sección 44(d) de la Ley de Marcas Registradas de los Estados Unidos puede otorgarle una fecha de prioridad anterior en los Estados Unidos, pero por sí sola no le garantiza el registro en ese país. Para registrarla realmente, sigue necesitando una base de registro independiente, lo que normalmente significa que su solicitud extranjera se convierte posteriormente en un registro extranjero para que pueda modificarla según la sección 44(e), o bien que comienza a utilizar la marca en el comercio estadounidense y la modifica según la sección 1(a) de registro basado en el uso.

Supongamos que usted presenta una solicitud de marca comunitaria el 1 de enero de 2026. A continuación, una parte no relacionada presenta una solicitud para registrar la misma marca en los Estados Unidos el 15 de enero. Al acogerse a la sección 44(d), usted puede reclamar la prioridad sobre esa solicitud del 15 de enero en los Estados Unidos.

El empleo de la sección 44(d) puede ser decisivo en disputas sobre prioridad, bloqueando solicitudes estadounidenses presentadas posteriormente y evitando presentaciones intermedias por parte de competidores.

Limitaciones clave

• La reivindicación de prioridad solo se aplica a la misma marca y a los mismos productos y servicios que en la solicitud extranjera (siga leyendo para obtener más información al respecto).

• La sección 44(d) le otorga prioridad, pero debe existir una base válida para el registro.

Sección 44(e): Registro en los Estados Unidos basado en un registro extranjero

La sección 44(e) permite a un solicitante extranjero obtener un registro estadounidense basado en un registro extranjero existente, sin necesidad de demostrar su uso en el comercio estadounidense en el momento del registro. Si bien la sección 44(e) puede complementar a la sección 44(d), también puede invocarse de forma independiente.

Por ejemplo, tomando el ejemplo anterior, supongamos que decide solicitar la protección de los Estados Unidos el 1 de agosto. En ese momento, habrán transcurrido más de seis meses desde la solicitud de la UE, lo que significa que la solicitud de los Estados Unidos no puede presentarse sobre la base del artículo 44(d) (y que no se puede reivindicar la prioridad sobre la base de la solicitud de la UE).

Sin embargo, si para esa fecha la marca comercial se ha registrado en la UE, puede presentar la solicitud en virtud del artículo 44(e). Aunque esto no le proporcionará ninguna ventaja con respecto a las solicitudes anteriores, puede ser de gran ayuda, ya que elimina el requisito de utilizar la marca comercial en los Estados Unidos antes de poder registrarla.

Esto puede resultar especialmente valioso para las empresas que se están expandiendo al mercado estadounidense, desean protección antes del lanzamiento o se enfrentan a barreras normativas o logísticas para su uso temprano en Estados Unidos.

NOTA: Aunque no es necesario utilizar la marca comercial para completar el registro, en el futuro los requisitos de uso serán los mismos que para otros registros en EE. UU. Esto significa que se debe presentar una Declaración de uso (acompañada de pruebas de uso) entre el quinto y el sexto aniversario del registro, y luego renovar el registro entre el décimo y el undécimo aniversario del registro (y cada 10 años a partir de entonces).

El problema de los bienes y servicios (donde las cosas se complican)

Aquí es donde muchas aplicaciones que, por lo demás, son sólidas, se descarrilan.

La USPTO exige identificaciones muy específicas de los productos y servicios que cumplan con sus requisitos. Muchos sistemas de marcas extranjeros no lo hacen, sino que permiten títulos de clase amplios o descripciones más generales que las permitidas en los Estados Unidos.

Por ejemplo, «software informático» es una identificación perfectamente aceptable en muchos países, pero no lo es en Estados Unidos, donde una identificación aceptable sería «software de evaluación crediticia descargable» o «software de reconocimiento de voz grabado».

Convertir productos y servicios extranjeros a un lenguaje que cumpla con los requisitos de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) puede resultar sorprendentemente complejo y profundamente frustrante. Esta es una de esas áreas que parecen fáciles, hasta que dejan de serlo.

Además, desde un punto de vista práctico, si desea incluir productos y servicios adicionales a los incluidos en la solicitud/registro extranjero, la sección 44(d)/(e) no será válida. La única forma de ampliar el alcance de la solicitud en EE. UU. es presentar una solicitud de forma regular (uso real (1(a)) o intención de uso (1(b)).

Otros posibles inconvenientes

También hay que tener en cuenta que, para poder acogerse a los apartados 44(d) y 44(e), el solicitante estadounidense debe ser la misma parte que posee la solicitud o el registro extranjero. Esto puede suponer un problema si se desea que la propiedad de la marca comercial estadounidense pertenezca a una filial o subsidiaria. En estos casos, una opción es mantener los mismos propietarios durante el proceso de registro y, a continuación, ceder el registro estadounidense al propietario deseado.

Además, la marca debe ser la misma. Esto puede suponer un problema para las marcas que han renovado su logotipo desde el momento de la presentación en el extranjero. En estas situaciones, podría tener sentido estudiar si es posible modificar el registro extranjero y/o presentar una nueva solicitud en el extranjero antes de presentar la solicitud en Estados Unidos.

Documentación y traducción: más que solo el certificado

Una solicitud en virtud del artículo 44(e) requiere la presentación de una copia del registro extranjero. Los registros extranjeros que no estén en inglés deben traducirse.

Es fundamental que los productos y servicios también se traduzcan, aunque no aparezcan en el certificado de registro. Para ello, puede ser necesario traducir un documento independiente, como la entrada en la base de datos de marcas registradas del país correspondiente.

CONSEJO PROFESIONAL: Si usted es un compañero de profesión, tenga en cuenta que las fechas que figuran en los certificados de registro extranjeros pueden reflejar calendarios diferentes, como el calendario islámico o el calendario de la República de China utilizado en Taiwán. Estas fechas deben convertirse al calendario gregoriano cuando se faciliten a la USPTO.

Nota sobre el artículo 66(a) (Protocolo de Madrid)

El Protocolo de Madrid (artículo 66(a)) también permite que los registros extranjeros se extiendan a los Estados Unidos, pero funciona bajo un marco procedimental diferente y conlleva sus propios riesgos y limitaciones.

Para obtener más información, consulte nuestra publicación anterior, Registro internacional de marcas: guía paso a paso del Sistema de Madrid (2025).

Conclusión

Una solicitud o registro de marca comercial extranjera puede ser un activo poderoso para asegurar los derechos de marca comercial en los Estados Unidos, pero solo si se utiliza de manera estratégica y se ejecuta correctamente.

Las secciones 44(d) y 44(e) ofrecen ventajas reales, pero también exigen un manejo cuidadoso, especialmente cuando se trata de bienes y servicios y documentación de respaldo. Lo que parece un detalle administrativo puede convertirse rápidamente en la parte más difícil y costosa del proceso.

Si vas a utilizar una solicitud extranjera para respaldar una solicitud de marca comercial en EE. UU., vale la pena hacerlo bien a la primera.

Preguntas frecuentes: Uso de registros de marcas extranjeras para reforzar una solicitud en EE. UU.

¿Cuál es la diferencia entre la sección 44(d) y la sección 44(e)?

La sección 44(d) le permite reclamar una fecha de prioridad anterior en los Estados Unidos basándose en una solicitud extranjera presentada en los últimos seis meses. La sección 44(e) es una base independiente para el registro que se basa en un registro extranjero existente y puede permitir el registro en los Estados Unidos sin necesidad de demostrar el uso en los Estados Unidos en el momento de la emisión del registro estadounidense.

¿Necesito un registro extranjero para utilizar el artículo 44(d)?

No. La presentación 44(d) se basa en la solicitud extranjera, no en un registro extranjero. Pero la 44(d) por sí sola no es suficiente para obtener el registro. En la mayoría de los casos, se modifica posteriormente a la 44(e) una vez que se emite el registro extranjero, o se modifica a la Sección 1(a) después de comenzar a utilizar la marca en el comercio estadounidense.

¿Qué ocurre si no cumplo el plazo de seis meses establecido en el artículo 44(d)?

No puede reclamar la prioridad con respecto a la fecha de presentación en el extranjero en virtud del artículo 44(d). Aún así, puede presentar la solicitud en virtud del artículo 44(e) si ya se ha expedido el registro extranjero, o puede presentar la solicitud en virtud de las bases habituales de los Estados Unidos, como la intención de uso del artículo 1(b).

¿Puede una empresa estadounidense acogerse al artículo 44?

Sí. La sección 44 no se limita a las empresas extranjeras. Un solicitante estadounidense puede acogerse a la sección 44(d) o 44(e) si es titular de una solicitud o registro extranjero que cumpla los requisitos y cumple los requisitos aplicables establecidos en el tratado.

¿Puedo ampliar mis productos y servicios estadounidenses más allá de la presentación en el extranjero?

No, si desea basarse en los apartados 44(d) o 44(e) para esos elementos adicionales. La solicitud estadounidense debe incluir los productos y servicios cubiertos por la solicitud o el registro extranjero. Si necesita una cobertura más amplia, normalmente se deben presentar los productos y servicios adicionales en virtud de los apartados 1(a) o 1(b), a menudo en una solicitud estadounidense independiente.

¿Por qué la USPTO rechaza mis productos y servicios cuando la oficina extranjera los aceptó?

Porque la USPTO exige identificaciones más específicas y redactadas con mayor precisión que muchas oficinas de marcas extranjeras. Los términos generales y los encabezados de clase que son aceptables en el extranjero suelen suscitar objeciones en los Estados Unidos. «Software informático» es un ejemplo común que suele ser demasiado vago para la USPTO sin más detalles.

Si obtengo un registro en EE. UU. en virtud del artículo 44(e), ¿tengo que utilizar la marca en EE. UU. en algún momento?

Sí. Puede obtener el registro sin demostrar el uso en EE. UU. en el momento del registro, pero deberá mantenerlo mediante las presentaciones habituales de mantenimiento por uso en EE. UU., incluida una declaración de uso entre el quinto y el sexto año tras el registro y las presentaciones de renovación al décimo año y cada diez años a partir de entonces.

¿Me protege el artículo 44(d) contra alguien que utilice la marca en los Estados Unidos antes de que yo comience a utilizarla?

Puede ser muy útil en disputas sobre prioridad ante la USPTO, ya que puede proporcionarle una fecha de presentación efectiva más temprana. Sin embargo, no es un escudo completo contra todos los conflictos del mundo real. Dependiendo de los hechos, el uso real en el mercado y otras doctrinas legales pueden seguir siendo importantes. Si existe un conflicto grave, este es el momento en el que debe buscar asesoramiento rápidamente.

¿Puede el solicitante estadounidense ser una entidad diferente al solicitante extranjero?

Por lo general, no. Para acogerse a lo dispuesto en los apartados 44(d) o 44(e), el solicitante estadounidense debe ser, por regla general, la misma parte que es titular de la solicitud o el registro extranjero. Si, en última instancia, desea que una filial diferente sea titular de los derechos en Estados Unidos, un enfoque habitual consiste en mantener la titularidad alineada durante el proceso de solicitud y registro y, a continuación, registrar una cesión posterior al registro, teniendo cuidado de no crear problemas de cadena de titularidad.

¿Puedo utilizar el artículo 44(d) o 44(e) si mi logotipo ha cambiado después de la presentación en el extranjero?

Solo si la marca es sustancialmente la misma. Las pequeñas actualizaciones no sustantivas pueden ser aceptables, pero los rediseños significativos no suelen serlo. Si la marca ha cambiado, la solución más clara suele ser presentar una nueva solicitud para la marca actualizada, en lugar de intentar adaptar la antigua.

¿Qué documentos necesito realmente para el 44(e)?

Necesitará una copia del registro extranjero y, si no está en inglés, una traducción al inglés. En muchos casos, también necesitará una traducción o una copia de la inscripción en el registro extranjero en la que figuren los productos y servicios, ya que es posible que el certificado por sí solo no incluya una identificación completa.

¿En qué se diferencia la sección 66(a) de la presentación directa en virtud de la sección 44(e)?

La sección 66(a) es la vía del Protocolo de Madrid, en la que se amplía un registro internacional a los Estados Unidos en lugar de presentar una solicitud directa en ese país. Puede ser eficaz para la protección en varios países, pero tiene sus propias normas de procedimiento y puede ser menos flexible para determinados cambios o correcciones. No es automáticamente mejor ni más fácil, sino que se trata simplemente de un sistema diferente con distintas ventajas e inconvenientes.