外国商标申请或注册如何助您在美国立足:第44(d)条与第44(e)条

外国商标申请或注册如何助您在美国立足

外国商标注册(甚至待审申请)能够实质性地强化并加速美国商标战略的实施,这不仅适用于外国企业,也适用于因各种原因首先在国外申请商标保护的美国企业。

例如,某欧洲生物技术公司于3月1日在欧盟为新药品牌申请商标保护。 临床试验需耗时18个月,此后方可进入美国市场。若无海外申请策略,竞争对手可能趁此空档期在美国提交申请并抢注该品牌。但若在欧盟申请后六个月内提交美国申请,待欧盟商标注册后再转为注册基础,该公司即可立即锁定美国优先权日,并在美国销售前完成注册。

若操作得当,外国申请可使您在美国主张更早的优先权日,并凭借符合条件的外国注册,在商标注册前无需证明美国境内使用情况即可获得美国注册。

该策略在以下情形最为有效:计划后期在美国上市时;监管审批或合规流程导致美国销售延迟时;分销或生产时间表使早期进入美国市场不切实际时;或在开拓市场期间需要防范品牌仿冒时。在此类情况下,适时进行境外申请可保留优先权,在特定条件下甚至能在美国市场使用前完成注册。

第44(d)条:在美国主张外国优先权

《美国商标法》第44(d)条可使您在美国获得更早的优先权日期,但该条款本身并不能使您获得美国商标注册。 要真正完成注册,您仍需另行满足注册依据——通常需满足以下任一条件:您的外国申请后续获得外国注册,从而可修改为第44(e)条申请;或您开始在美国商业中使用该商标,并修改为基于第1(a)条使用情况的申请。

假设您于2026年1月1日提交欧盟商标申请。随后,某无关第三方于1月15日在美国提交相同商标的注册申请。通过援引《美国法典》第44(d)条,您可在美国主张相对于该1月15日申请的优先权。

援引第44(d)条在优先权争议中可能具有决定性作用,既能阻止后期提交的美国申请,又能避免竞争对手的介入申请。

主要局限性

  • 优先权主张仅适用于与外国申请中相同的商标及相同的商品或服务(更多详情请继续阅读)。

  • 第44(d)条赋予您优先权,但注册必须有有效依据。

第44(e)条:基于外国注册在美国进行注册

第44(e)条允许外国申请人基于现有外国注册获得美国注册,无需在注册时证明在美国商业中的使用。虽然第44(e)条可与第44(d)条互为补充,但也可独立援引。

例如,以上述情况为例,假设您决定在8月1日寻求美国保护。此时距离欧盟申请已超过六个月,这意味着美国申请无法依据44(d)条款提交(且无法主张基于欧盟申请的优先权)。

然而,若该商标在该日期前已在欧盟完成注册,则可依据第44(e)条规定提交申请。虽然此举不会相对于更早提交的申请获得任何优势,但仍能提供巨大帮助——免除了在美国注册商标前必须先在美国使用该商标的要求。

这对正拓展美国市场的企业、希望在产品上市前获得保护的企业,或面临监管或物流障碍而难以在美国早期使用产品的企业而言,尤其具有价值。

注:虽然完成注册无需使用该商标,但此后使用要求将与其他美国注册商标相同。这意味着必须在注册满五至六年期间提交使用声明(并附使用证明),并在注册满十至十一年期间(此后每十年)提交续展申请。

商品与服务问题(痛点所在)

这里正是许多原本可靠的应用程序开始出问题的环节。

美国专利商标局(USPTO)要求对商品和服务进行高度具体且符合USPTO规范的标识。许多外国商标体系则不作此要求,允许使用宽泛的类别标题或比美国允许范围更笼统的描述。

For example, "computer software" is a perfectly acceptable identification in many countries, but it is not in the United States, where an acceptable identification would be "downloadable credit screening software" or "recorded speech recognition software".

Converting foreign goods and services into USPTO-compliant language can be surprisingly complex and deeply frustrating. This is one of those areas that looks easy—until it isn't.

Also, as a practical matter, if you want to include additional goods and services to those included in the foreign application/registration, 44(d)/(e) won't work. The only way to expand the scope on the U.S. application is to file under a regular basis (actual use (1(a)) or intent-to-use (1(b)).

其他潜在问题

还需注意的是,要适用第44(d)条和第44(e)条,美国申请人必须与外国申请或注册的所有权人一致。若您希望美国商标的所有权归属于关联公司或子公司,这可能构成障碍。此类情况下,可采取的方案是在注册过程中保持所有权人一致,随后将美国注册权转让给目标所有权人。

此外,商标必须保持一致。对于自境外申请以来已更新过标识的品牌而言,这可能构成问题。在这种情况下,提交美国申请,可考虑探索是否能修改境外记录及/或重新提交境外申请。

文件与翻译:远不止于证书

A Section 44(e) application requires submission of a copy of the foreign registration. Foreign registrations that aren't in English must be translated.

Critically, the goods and services must also be translated, even if they do not appear on the face of the registration certificate. This may require translation of a separate document, such as the entry in the relevant country's trademark database.

PRO TIP: If you're a fellow practitioner, note that dates on foreign registration certificates may reflect different calendars, such as the Islamic calendar or the Republic of China calendar used in Taiwan. These dates must be converted to the Gregorian calendar when providing dates to the USPTO.

关于第66(a)条(马德里议定书)的说明

《马德里协定书》(第66(a)条)同样允许外国注册延伸至美国,但其运作遵循不同的程序框架,并伴随特定风险与限制。

更多详情请参阅我们之前的文章: 国际商标注册:马德里体系分步指南(2025年版)

最终结论

外国商标申请或注册可成为保障美国商标权的有力资产——但前提是必须采取战略性使用并正确执行。

第44(d)条和第44(e)条确实具有实际优势,但同时也要求谨慎处理,尤其涉及商品、服务及相关证明文件时。看似行政细节的环节,往往会迅速演变为整个流程中最棘手且代价高昂的部分。

If you're relying on a foreign filing to support a U.S. trademark application, it pays to get it right the first time.

常见问题解答:利用外国商标申请强化美国商标申请

第44(d)条与第44(e)条有何区别?

第44(d)条允许您基于六个月内提交的外国申请,在美国主张更早的优先权日期。第44(e)条则提供另一项注册依据,该依据依托现有外国注册,可在美国注册颁发时无需证明美国境内使用情况即可获得美国注册。

使用44(d)条款是否需要外国注册?

不。44(d)条款的申请是基于外国申请而非外国注册。但仅凭44(d)条款尚不足以获得注册。在大多数情况下,待外国注册生效后,申请人需后续修改为44(e)条款;或在该商标开始在美国商业中使用后,修改为第1(a)条。

如果我错过了44(d)条款规定的六个月期限会怎样?

根据第44(d)条,您无法追溯至外国申请日主张优先权。若外国注册已获颁发,您仍可依据第44(e)条提交申请;或可依据常规美国申请依据(如第1(b)条使用意向)提交申请。

美国公司能否援引第44条?

是的。第44条不仅适用于外国公司。美国申请人若持有符合条件的外国申请或注册,且满足相关条约规定的条件,亦可适用第44(d)条或第44(e)条。

我能否将美国商品及服务范围扩展至外国申请之外?

若需为这些新增项目援引第44(d)条或第44(e)条,则不可如此操作。美国申请必须与外国申请或注册所涵盖的商品及服务保持一致。若需更广泛的保护范围,通常应依据第1(a)条或第1(b)条提交新增商品及服务,且多以单独的美国申请形式提交。

为什么美国专利商标局会驳回我的商品和服务项目,而外国专利局却接受了它们?

由于美国专利商标局(USPTO)要求比许多外国商标局更具体且措辞严谨的商标描述。在国外可接受的宽泛术语和类别标题在美国常会引发异议。"计算机软件"便是典型例证——若未作进一步说明,该表述通常因过于模糊而无法满足USPTO的要求。

如果我根据《美国商标法》第44(e)条获得美国注册,是否必须在美国使用该商标?

是的。您可以在注册时无需证明在美国境内的使用情况即可获得注册,但仍需通过常规的基于美国境内使用情况的维护文件来维持注册,包括在注册后第五至第六年提交使用声明,并在第十个年头及之后每十年提交续展申请。

第44(d)条能否保护我在美国开始使用该商标之前,防止他人抢先使用该商标?

在美利坚合众国专利商标局(USPTO)的优先权争议中,它能提供更早的有效申请日,因此具有重要价值。但这并非应对现实世界所有冲突的万能盾牌。根据具体情况,实际市场使用及其他法律原则仍可能产生影响。若遭遇严重冲突,此时应立即寻求专业法律建议。

美国申请人可以与外国申请人不同吗?

通常不行。要援引44(d)或44(e)条款,美国申请人通常需与持有外国申请或注册的权利主体一致。若最终希望由不同关联方持有美国权利,常见做法是在申请及注册过程中保持权利归属一致,随后在注册后办理权利转让登记,同时需注意避免引发权利链问题。

如果我的商标在国外申请后发生了变更,能否使用第44(d)条或第44(e)条?

只有当商标在实质上保持一致时才允许。细微的、非实质性的更新可能被接受,但重大改版通常不可行。若品牌定位已发生转变,最稳妥的解决方案往往是为更新后的商标提交新申请,而非强行套用旧商标。

办理44(e)条款所需的具体文件有哪些?

您需要提供外国注册证书的副本,若非英文版本,则需附英文译本。在多数情况下,还需提供记载商品及服务项目的外国注册登记译本或副本,因为证书本身可能未包含完整的商品及服务项目标识。

第66(a)条与直接依据第44(e)条提交申请有何不同?

第66(a)条是马德里议定书途径,即通过将国际注册延伸至美国,而非直接提交美国申请。该途径可高效实现多国保护,但需遵循其特定程序规则,且在某些变更或修正方面灵活性较低。此途径并非自动更优或更简便,仅是采用不同权衡机制的替代体系。

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