Para muchas marcas de cannabis, licenciar sus marcas puede ser una decisión comercial inteligente (para obtener más información sobre las marcas de cannabis en general, consulte nuestro seminario web, Marcas de cannabis: Atravesando la neblina legal). Pero también conlleva sus propios retos. A diferencia de la mayoría de los sectores, el del cannabis se mueve en una complicada zona gris desde el punto de vista legal, lo que significa que no basta con firmar un contrato de marca estándar y ya está.
Esto es lo que debes saber si estás pensando en licenciar tu marca de cannabis.
La ley federal no está de su parte
Según la legislación federal, el cannabis con más de un 0,3% de THC (es decir, la marihuana) sigue estando clasificado como sustancia controlada. Incluso algunos productos con un 0,3% de THC o menos -incluidos los derivados del cáñamo- pueden entrar en conflicto con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA), sobre todo si se venden como alimentos, bebidas o suplementos dietéticos. Por ello, la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (USPTO) no registrará las marcas utilizadas en productos ilegalmente prohibidos por la ley federal, aunque esos productos sean totalmente legales en determinados estados.
Esto hace que la protección federal de marcas sea complicada para la mayoría de los productos del cannabis. La legislación estatal sobre marcas registradas o los productos legales a nivel federal, como los cosméticos a base de cáñamo o los productos de marca, pueden ofrecer cierta protección, pero para ello es necesario un planteamiento estratégico.
Las normas estatales mandan
Dado que la ley federal de marcas ofrece una protección limitada en el ámbito del cannabis, la ley estatal se convierte en el actor clave, al menos para los productos relacionados con la marihuana (algunos productos de cáñamo son legales a nivel federal). Cada estado tiene sus propias normas, que varían mucho.
Algunos estados exigen que se divulguen los acuerdos de licencia de marcas. Otros pueden considerar al licenciante -el propietario de la marca- como una "verdadera parte interesada" en el negocio del cannabis, especialmente si el licenciante recibe regalías o tiene alguna participación operativa. Esto puede dar lugar a obligaciones de licencia, comprobaciones de antecedentes u otros requisitos de cumplimiento.
Antes de cerrar un acuerdo de licencia, aclare la normativa sobre cannabis del estado en el que opera el licenciatario y trabaje con un abogado que conozca ese terreno.
Los requisitos de información pueden ser muy
Los reguladores del cannabis de muchos estados querrán revisar su acuerdo de licencia y posiblemente sus condiciones de remuneración, estructura de propiedad e incluso información sobre los antecedentes de los ejecutivos clave. No se trata de un proceso de archivar y olvidarse.
Dependiendo de la jurisdicción, la divulgación puede exigirse antes o después de la firma de la licencia. Algunos estados exigen la divulgación en cualquier caso, mientras que otros sólo la exigen si se alcanzan determinados umbrales (como recibir un porcentaje de los beneficios o ingresos). Para evitar retrasos innecesarios, hay que saber qué exige la divulgación y cuándo y cómo presentarla.
Control de calidad: el acto de equilibrismo
Una parte importante de la concesión de licencias es la protección de la marca. Usted quiere asegurarse de que su marca sólo se utiliza en productos que cumplen sus normas de calidad. Pero en el sector del cannabis, demasiado control sobre las operaciones diarias del licenciatario puede causar problemas.
En algunos estados, ese tipo de supervisión puede hacer que parezca que realmente formas parte del negocio del cannabis, lo que podría desencadenar requisitos de licencia o incluso responsabilidades. Para reducir el riesgo, céntrate en las condiciones de control de calidad que protegen tu marca, como la exigencia de pruebas, la aprobación del envasado y el derecho a inspeccionar, sin dictar la forma en que el titular de la licencia dirige su negocio.
Estructuración inteligente de las condiciones de pago
Las tarifas de las licencias pueden estructurarse de muchas maneras: tarifas fijas, cánones, pagos escalonados en función del rendimiento. Pero en estados como Washington y Oregón, recibir un porcentaje de los ingresos por cannabis del licenciatario puede hacer que el licenciante esté sujeto a las leyes de concesión de licencias de cannabis.
Para evitar la condición de "parte interesada real", muchos licenciantes optan por tarifas fijas o tarifas variables limitadas. Algunos estados, como Nueva Jersey, también pueden exigir que el acuerdo refleje el valor justo de mercado, lo que añade otro nivel de cumplimiento.
Y no lo olvides: muchos negocios de cannabis siguen funcionando principalmente en efectivo debido a las restricciones bancarias. Asegúrate de que tu acuerdo especifica los métodos de pago aceptables e incluye disposiciones sólidas sobre registros y auditorías.
Actúe con la diligencia debida
La diligencia debida es importante para ambas partes del acuerdo.
Si usted es el licenciante, asegúrese de que el licenciatario está plenamente autorizado, opera legalmente y cumple la normativa aplicable en materia de cannabis. Cualquier descuido por su parte podría dañar tu marca y tus derechos de marca.
Si usted es el licenciatario, confirme que el licenciante es realmente el propietario de la marca y tiene derechos para conceder licencias sobre ella. Fíjese en los registros, el historial de uso y si la marca está en vigor. Esté atento también a posibles conflictos, como que otra parte utilice una marca similar que induzca a confusión en el mismo espacio.
Los contratos deben adaptarse
Los modelos genéricos de licencia no funcionan en este caso. Los acuerdos de licencia de marcas de cannabis deben elaborarse teniendo en cuenta los riesgos y las realidades normativas del sector, desde el control de calidad hasta las obligaciones de divulgación y las estructuras de compensación.
También es aconsejable incluir disposiciones específicas sobre el cannabis, como la renuncia a la defensa de ilegalidad federal, es decir, una cláusula que establezca que el acuerdo sigue siendo aplicable aunque el cannabis siga siendo ilegal según la legislación federal. Los tribunales de algunos estados han respaldado este tipo de cláusulas, lo que aumenta las posibilidades de que el acuerdo sobreviva a los desafíos legales.
Conclusión
Licenciar una marca de cannabis puede ser una poderosa herramienta para la expansión de la marca o la colaboración. Pero no es un juego de niños. El marco regulador está evolucionando y los riesgos son reales.
Con una estructura bien pensada, un asesoramiento jurídico sólido y un acuerdo bien redactado, puede crear un acuerdo de licencia que proteja su marca y respete las normas, al tiempo que ayuda a su empresa a crecer.
¿Necesita ayuda para navegar por el panorama de las licencias de cannabis? Estamos aquí para ayudarle.
