Spotify AB("Spotify")在针对美国软件公司("U.S. Software")申请注册的两个POTIFY商标提起的异议程序中胜诉。该商标与美国软件公司的Potify平台相关。据美国软件公司称,Potify是"一款专为合法大麻药房设计、用于营销和销售产品的后端软件平台"。
为支持其异议主张,Spotify针对POTIFY商标提出三项主张:即与SPOTIFY商标存在混淆可能性、构成对SPOTIFY商标的模糊化稀释,以及构成对SPOTIFY商标的贬损性稀释。商标审判与上诉委员会(TTAB)仅就模糊化稀释理由作出裁决,支持了Spotify的主张。
模糊化稀释
“凡拥有具有显著性(无论该显著性是固有或通过使用获得)的著名商标者,有权对其他人在其商标获得著名后任何时间点,在商业中开始使用可能导致著名商标因模糊化而被淡化……的商标或商号的行为,申请禁令,无论是否存在实际或可能的混淆、竞争关系或实际经济损害。” 《美国法典》第15编第1125(c)条
商标审判与上诉委员会(TTAB)确立了商标权人证明模糊化稀释可能性的四项要求。在本案异议程序中,Spotify需证明:(1) 其拥有具有显著性的著名商标;(2) 美国软件公司在商业中使用的商标涉嫌稀释Spotify的著名商标; (3) 美国软件公司使用其商标的行为发生在Spotify商标获得知名度之后;以及(4) 美国软件公司使用其商标的行为可能导致模糊性稀释。
Spotify的独特性与知名度
商标审判与上诉委员会(TTAB)毫不费力地认定SPOTIFY商标具有显著性,"既具有固有显著性,也因广泛使用和消费者认知而获得显著性"。该委员会进一步指出:"该商标系人造词,属于虚构词汇"。
关于Spotify商标是否具有知名度的问题,商标审判与上诉委员会(TTAB)依据《美国法典》第15编第1125(c)(2)(A)条规定的法定因素进行了审查,即Spotify的广告宣传与销售情况、该商标的实际认知度,以及"SPOTIFY"商标在美国专利商标局的注册情况。 商标审判与上诉委员会再次明确认定:"无论采用何种衡量标准,SPOTIFY均属极具知名度的商标。"
美国软件公司主张,在首次使用POTIFY商标时(即2017年1月1日),SPOTIFY商标尚未获得显著性。商标审判与上诉委员会驳回了该主张,指出"仅凭2017年前Spotify庞大的月活跃用户数量"就足以支持此项认定。
因模糊处理导致Spotify股权稀释的可能性
Spotify关于淡化影响的主张本身已足以满足第二项要求。商标审判与上诉委员会认定POTIFY的使用可能导致模糊淡化,随后再次依据《美国法典》第15编第1125(c)(2)(B)(i-vi)条规定的法定因素进行审查。
首先,该机构指出POTIFY商标"整体高度相似"。其次,关于SPOTIFY的显著性,商标审判与上诉委员会明确表示美国软件公司"并未否认SPOTIFY具有高度显著性",同时强调该商标"仍是美国最广为人知的商标之一"。
尽管美国软件公司并未提及Spotify对"SPOTIFY"商标的独家使用权,但商标审判与上诉委员会强调该公司"通过发送信函、域名诉讼及[商标审判与上诉委员会]程序等途径,积极维护其对'SPOTIFY'商标的权利"。针对品牌认知度问题,该委员会指出"在美国,鲜有商标能像'SPOTIFY'这般广为人知"。
商标审判与上诉委员会随后转向探讨美国软件公司是否意图在POTIFY与SPOTIFY之间建立关联。针对美国软件公司声称"采用POTIFY商标的决定与[Spotify]毫无关联"的说法,该委员会表示"难以置信",并指出诸多因素佐证此点,其中包括美国软件公司管理层实为Spotify用户这一事实。
经验教训
本案为企业提供了若干启示,不仅限于大麻行业。首先,它凸显了商标注册的重要性。尽管Spotify对"SPOTIFY"享有普通法权利(且在诉讼中确实主张了该权利),但注册商标强化了其主张力度,在商标审判与上诉委员会考量法定因素时,注册商标有时甚至具有决定性作用。
其次,商标审判与上诉委员会明确强调了SPOTIFY商标的虚构性特征。商标显著性存在一个连续谱,通用性与描述性商标位于一端,虚构性商标则位于另一端。虚构性商标最易获得注册许可并具备可执行性。请保持创造力,同时切勿忽视商标注册的基本原则。
与此同时,Potify的遭遇表明,企业通过恶搞名称获得关注度终究存在局限。这类名称或许能让T恤设计师大卖特卖,却无法成为品牌建设的基石。事实上,正如本案所揭示的,此类名称反而可能适得其反——尤其当玩笑对象是Spotify这样一本正经的公司时。






