La semana pasada asistí a un magnífico seminario web de IPWatchdog sobre la apropiación indebida de marcas registradas, impartido por Ai-Leen Lim, de AWA Asia. Te recomiendo que lo veas completo, pero aquí te dejo algunas reflexiones y conclusiones.
La usurpación de marcas registradas es uno de los mayores problemas en lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en China. Básicamente, la usurpación se produce cuando alguien registra una marca sin intención de utilizarla, sino con el objetivo de extorsionar al verdadero propietario de la marca. La usurpación es conceptualmente diferente de la situación en la que un falsificador registra una marca para facilitar su actividad de falsificación. Sin embargo, dado que los usurpadores son oportunistas, a menudo están dispuestos a vender la marca a los falsificadores, lo que significa que existe cierto solapamiento entre los problemas de la usurpación y la falsificación. Del mismo modo, los falsificadores suelen dedicarse a la venta extorsiva de marcas de las que son propietarios legales a los verdaderos propietarios de las marcas.
Dado que China cuenta con un sistema de marcas registradas basado en el principio de «primero en presentar la solicitud», el hecho de que el titular de la marca haya sido el primero en utilizarla no suele tener ninguna relevancia. China sí que ofrece protección a lo que denomina «marcas notoriamente conocidas», pero es muy difícil que una marca alcance la condición de «notoriamente conocida».
En cierto modo, la ocupación ilegal de dominios es peor que la falsificación. Aunque esta última es problemática por muchas razones, al menos genera cierta actividad económica, mientras que la ocupación ilegal de dominios no lo hace. Además, para las marcas afectadas, la ocupación ilegal de dominios las coloca en la exasperante situación de tener que pagar por utilizar lo que consideran su propia marca registrada.
Como señaló Ai-Leen, China ha venido adoptando medidas para hacer frente a la ocupación indebida de marcas. En particular, en 2019 se modificó la Ley de Marcas, para establecer que «se rechazará toda solicitud de registro de marca presentada de mala fe con un fin distinto al de su uso» (art. 4). Sin embargo, incluso antes de la modificación, ya existía una tendencia a rechazar las solicitudes de mala fe. Por ejemplo, Ai-Leen señaló que la tasa de éxito de las oposiciones casi se duplicó entre 2015 y 2019, año en que se aprobó la modificación.
No es solo la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) la que está tomando medidas contra las solicitudes de mala fe. Los tribunales chinos también se están mostrando cada vez más hostiles hacia los acaparadores de marcas y, en general, contra quienes actúan de mala fe en materia de marcas. Tomemos, por ejemplo, el caso Brita. Este caso no se refería al clásico acaparador que acumula de forma oportunista registros potencialmente valiosos, sino más bien a una empresa real de Shanghái que tenía como objetivo la marca Brita. Tal y como explicamos en «Marcas registradas en China: ¿perseguir a los acaparadores de mala fe con buena fe?».
Aunque quizá no sea un gran consuelo para Brita, el demandado en este caso no era realmente un «ocupante en serie»: sus solicitudes de mala fe iban dirigidas específicamente contra Brita. La decisión del tribunal de Shanghái podría indicar la determinación de las autoridades chinas de adoptar una postura más firme contra los solicitantes de mala fe, y no solo contra los «ocupantes en serie» que recurren a «fábricas» de registros.
También cabe destacar que el tribunal no se dejó influir en absoluto por el hecho de que el sistema de marcas registradas funcionara en última instancia (¡sobre todo porque Brita había sido diligente con el registro de sus marcas desde el principio!). El tribunal dio importancia al hecho de que las acciones del demandado supusieran un obstáculo que le hacía perder tiempo a Brita y valoró negativamente el «abuso» procesal del demandado. Si el razonamiento del tribunal de Shanghái cala entre los demás tribunales, los esfuerzos de China contra la usurpación de marcas registradas podrían por fin cobrar fuerza.
No hace mucho tiempo, las conversaciones con clientes que se enfrentaban a un problema de usurpación de marca solían derivar rápidamente en un debate sobre la negociación de una compra con el usurpador. Aunque en algunos casos las cantidades no eran desorbitadas, el hecho de que los clientes tuvieran que pagar para recuperar «su» marca les resultaba doloroso; y no ayudaba darse cuenta de que podrían haber evitado el problema por completo si hubieran sido más diligentes a la hora de contratar a un asesor jurídico en China o, simplemente, de presentar una solicitud de registro de marca. Además, en algunos casos las sumas eran desorbitadas. Para algunos clientes, cambiar de marca era una opción, pero para otros la elección era muy dura: o bien pagar a un extorsionador o bien renunciar al mercado chino.
Pero los tiempos están cambiando. La ocupación ilegal sigue siendo un problema y abordarlo no es sencillo, pero hay algunos pequeños indicios de que las autoridades chinas están prestando cada vez más atención a este asunto. Y, aunque la negociación sigue formando parte del conjunto de herramientas en materia de marcas en China, las oposiciones (antes del registro) y las invalidaciones (tras el registro) por motivos de mala fe son vías cada vez más prometedoras, al igual que los litigios civiles.
