¿Existe un ocupante ilegal de mi marca china y, en caso afirmativo, qué debo hacer?

Últimamente, varios bufetes de abogados chinos especializados en marcas (y proveedores de servicios que no son bufetes de abogados) han estado intentando captar clientes estadounidenses para asuntos relacionados con marcas chinas. Digo esto porque los abogados de marcas chinas de mi bufete han estado recibiendo un flujo constante de correos electrónicos de abogados y empresas estadounidenses contactados por estos bufetes chinos. Los bufetes chinos escriben a abogados y empresas estadounidenses para alertarles de la presentación de solicitudes de registro de marcas en China de las mismas marcas que posee la empresa en Estados Unidos. Estos correos electrónicos de los abogados de marcas chinos a los abogados de marcas estadounidenses suelen ser los siguientes:

Nosotros, _________, somos un bufete chino especializado en propiedad intelectual. Nuestro equipo de investigación de marcas tomó nota de las siguientes marcas de un número reciente de la Gaceta de Marcas de China publicado el 6 de mayo de 2022, abierto a oposiciones antes del 6 de agosto de 2022hora de Pekín, NO prorrogable. Los detalles de las marcas se enumeran a continuación para su referencia.

Para su información, nosotros, ______ IP, somos un bufete de abogados chino especializado en propiedad intelectual y miembro de varias organizaciones internacionales, entre ellas INTA, ____, ____. La mayoría de nuestros clientes tienen su sede en China, lo que nos permite enviar regularmente negocios a nuestros asociados extranjeros. Estaremos encantados de establecer relaciones recíprocas con su estimado bufete.

Esperamos su respuesta. Si NO está interesado en que le enviemos correos electrónicos de este tipo, no dude en hacérnoslo saber a vuelta de correo y nos abstendremos de molestarle más, su comprensión es muy apreciada.

Los abogados estadounidenses -a menudo sin saber si el correo electrónico que acaban de recibir es una estafa o no- escriben a los abogados de mi bufete preguntando qué está pasando y qué debe hacer su cliente. Nuestra respuesta suele ser algo parecido a lo siguiente

1. Sí, realmente está ocurriendo algo con las marcas en China. El 14 de diciembre de 2021, la empresa china _______ Outdoor Supplies Co., Ltd. presentó solicitudes para la marca estilizada "_________" en la clase 7. He adjuntado copias de la información relevante de la marca. Aunque está en chino, puede verse que la marca estilizada es una copia exacta de la de su cliente. La marca ha sido aprobada por los examinadores del CTMO y fue publicada en la edición del 6 de mayo de 2022 del Boletín de Marcas. Si transcurren tres meses y nadie presenta oposición, se procederá al registro de la marca.

2. Su cliente podría efectivamente presentar una oposición a la marca. Las posibilidades de éxito de la oposición dependerán de los hechos. China es una jurisdicción de "first to file" y los motivos para una presentación de mala fe son limitados. Es poco probable que la marca de su cliente se considere lo suficientemente "notoria" como para convencer a la OMC de que estas solicitudes se han presentado de mala fe. Pero China ha adoptado una línea más dura con los ocupantes ilegales de marcas. En cualquier caso, presentar una oposición es relativamente barato.

En este caso, no parece que la empresa china sea una usurpadora de marcas per se; sólo tiene otras dos marcas (ambas registradas) a su nombre. Creo que en realidad pretenden utilizar la marca de su cliente en China para comercializar o vender sus propios productos.

En este punto, su cliente tiene las siguientes opciones:

a. Presentar una oposición a las marcas citadas. Si esta marca es importante para su cliente y comprende las escasas probabilidades de éxito, probablemente debería hacerlo, en gran parte porque los costes de hacerlo son muy bajos.

b. Póngase en contacto con la empresa china e intente comprar la marca.

c. Esperar tres años para ver qué hace la parte china con la marca, si es que hace algo. Como quizá ya sepa, si la marca no se ha utilizado en el comercio durante tres años, puede cancelarse por falta de uso. Véase Marcas en China: Cuándo (y cómo) demostrar el uso de una marca en el comercio.

Haga lo que haga, le ruego que no recurra al bufete de abogados chino que le envió el correo electrónico. Se lo pido porque muchos de estos bufetes de abogados se quedan atrás y registran marcas de empresas extranjeras solo después de que la empresa extranjera revele su preocupación por el correo electrónico.

Si tiene alguna pregunta o desea más información, póngase en contacto conmigo.

La verdadera clave es lo que siempre decimos en este blog: Registre sus marcas en China. Como hoy.