El panorama mundial/mexicano de las marcas
En un mundo en el que la identidad de marca suele ser el activo más valioso de una empresa, proteger esa identidad en los mercados extranjeros es crucial. México, con su economía en crecimiento y su ubicación geográfica estratégica, se ha convertido en un punto de atracción para muchas empresas internacionales. Sin embargo, sin un conocimiento sólido de su normativa en materia de marcas, las empresas corren el riesgo de comprometer la integridad de su marca y enfrentarse a posibles litigios. Este artículo analiza la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial (2021) en México y explica cómo las empresas pueden salvaguardar sus derechos de propiedad intelectual en México.
Navegar por los protocolos internacionales de marcas
Para los propietarios de marcas, éstas son un aspecto esencial de la propiedad intelectual. Si planea hacer negocios en México, su abogado debe tener experiencia con marcas en México para asegurar la protección de los elementos de su marca.
Para todas las empresas, salvo las más grandes, la presentación de registros de marca individuales en los más de 200 países del mundo resulta costosa y poco práctica. Sin embargo, en los últimos 25 años, dos acontecimientos importantes han hecho que esto sea innecesario.
En 1996 se creó la marca comunitaria de la Unión Europea, actualmente conocida como marca de la UE (EUTM). Esta iniciativa permite obtener protección de marca en todos los estados miembros de la Unión Europea mediante una única solicitud de registro. Este sistema es posible porque la UE funciona como una entidad supranacional con capacidad normativa sobre sus países miembros. Uno de los objetivos fundamentales de la UE es homogeneizar la legislación y proporcionar protección a los derechos de los ciudadanos en un contexto transfronterizo, incluidos los derechos de propiedad intelectual.
Es importante señalar que la UE ha puesto en marcha esta medida para simplificar y reforzar el proceso de protección de marcas en su territorio, facilitando así la gestión empresarial y fomentando la innovación y el comercio.
Aunque la protección de las marcas se aplica predominantemente dentro de un marco nacional fuera de la Unión Europea, es decir, cada marca está legalmente protegida sólo dentro de las fronteras del país donde está registrada, existen estrategias de colaboración internacional que van más allá de este límite. Una de las más importantes es el Sistema de Madrid, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entidad de las Naciones Unidas especializada en la protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional. Este sistema permite a los titulares de marcas registrar y gestionar la protección de sus marcas en varios países simultáneamente a través de un proceso ágil y centralizado. Es fundamental comprender que el Sistema de Madrid proporciona un marco eficaz para que las empresas protejan sus activos intelectuales en múltiples jurisdicciones, minimizando la complejidad jurídica y reduciendo los costes asociados a la protección de marcas en el extranjero, aunque se asemeja más a un sistema de prioridad (reivindicación de prioridad) que a un registro internacional.
Por lo tanto, las empresas o particulares que deseen asegurar sus marcas en diferentes jurisdicciones internacionales deben proceder a los registros necesarios en cada país de interés. Este proceso puede ser complejo y requiere un conocimiento detallado de las leyes de propiedad intelectual aplicables en cada territorio.
¿Debe presentar su solicitud directamente en México o a través de la OMPI (Protocolo de Madrid)?
OMPI son las siglas de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que supervisa varios tratados internacionales relacionados con los derechos de propiedad intelectual, incluido el Protocolo de Madrid. Dado el apoyo mundial a los propietarios de marcas mencionado anteriormente, ¿debería preocuparme por los registros locales de marcas o simplemente presentarlos a través de la OMPI y dejar que ese proceso (que garantiza los registros locales de marcas) se encargue de la protección local?
El Sistema de Madrid proporciona un mecanismo de solicitud única, que notifica a los órganos y autoridades competentes de cada uno de los países designados la existencia de dicha solicitud. Esto establece que deben reconocer la fecha de presentación original como válida para el derecho de prioridad o prelación. Sin embargo, es esencial entender que este reconocimiento no exime de la solicitud:
- Cumplir con la normatividad legal específica de cada país para determinar si un signo es registrable o no, tanto en México como en otros países.
- Seguir el proceso de registro de la marca de acuerdo con las formalidades y etapas dictadas por la legislación de cada país, por mencionar sólo dos de los aspectos más relevantes.
Por lo tanto, es fundamental comprender que el ámbito de aplicación del Sistema de Madrid incluye una fase internacional, gestionada por la OMPI, que actúa como intermediario bidireccional entre el solicitante y la autoridad nacional, y una fase nacional, que es competencia de cada una de las autoridades de los países designados. Esta fase nacional está sujeta a la reglamentación nacional, tanto en la forma como en el fondo.
Esta aclaración es vital para evitar malentendidos o expectativas incorrectas sobre los derechos concedidos. El Sistema de Madrid no debe confundirse con la Marca Comunitaria de la UE, que ofrece un sistema de registro unitario dentro de la Unión Europea, lo que refleja un nivel de integración y homogeneización jurídica que no se reproduce en el ámbito del Sistema de Madrid.
Las siguientes son algunas de las preguntas que nuestros abogados especialistas en marcas internacionales suelen considerar al momento de decidir si presentar la solicitud directamente en México o a través del Protocolo de Madrid:
- ¿Cuál es el país del registro original de la marca?
- ¿En cuántos (y cuáles) países tiene previsto presentar solicitudes de marca?
- ¿Para qué tipo(s) de productos/servicios solicita protección de marca?
Este artículo cubre los aspectos básicos del registro de marcas en México, pero los comentarios anteriores son válidos para todos los países.
Una consulta con un abogado especializado en propiedad intelectual internacional es valiosa no sólo para asegurarse de que comprende las leyes y reglamentos locales sobre marcas del país, sino también porque la aplicación de las leyes y reglamentos suele cambiar con el tiempo. Por ejemplo, solía ocurrir que una solicitud en virtud del Protocolo de Madrid que designara a China avanzaba hacia el registro más rápidamente que una solicitud en China, pero ahora ocurre lo contrario y el registro directo generalmente garantiza un resultado más rápido y a veces incluso mejor. En cuanto a México, no permite la presentación de múltiples clases, por lo que un registro internacional que abarque más de una clase se dividirá automáticamente en solicitudes mexicanas separadas (una por clase).
Si va a presentar una solicitud en tres o más países, suele ser más económico hacerlo a través del Protocolo de Madrid. Sin embargo, si la solicitud se presenta inicialmente (sólo) en uno o dos países, casi siempre resultará más económico presentar la solicitud directamente en uno o dos países. Además, es importante recordar que una solicitud de Registro Internacional que designe a México será aprobada (o denegada) en última instancia por las autoridades mexicanas. Si México es su destino, la gran ventaja de presentar la solicitud directamente es que podrá obtener el análisis profesional orientado a darle a su solicitud las mejores posibilidades de éxito en México y además de eso, plazos más cortos en el proceso de registro, ya que las notificaciones emitidas por la autoridad nacional en México son enviadas a la OMPI y ésta a su vez debe comunicar -notificar oficialmente- al solicitante, es posible que existan lapsos de tiempo entre estas acciones -que suelen ser de sólo unos días- y retrasos en el avance de los trámites.
El panorama de las marcas en México
En México, el registro de marca tiene una vigencia de diez años, con opción a renovarse por periodos adicionales de una década cada uno. A raíz de una reciente reforma legislativa, el cómputo de la década comienza a partir de la fecha en que se concede el registro de marca mexicana, no a partir de la fecha de solicitud. Con la publicación de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial el 5 de noviembre de 2020, que se alinea con las disposiciones del TMEC, se introdujo la obligatoriedad de presentar una declaración de uso de marca. Este requisito aplica a todas las marcas registradas en México y constituye un elemento esencial para preservar la vigencia del registro para las marcas otorgadas a partir del 10 de agosto de 2018.
La Oficina Mexicana de Patentes y Marcas, conocida como Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es la entidad gubernamental encargada de otorgar (o negar) los registros de marca. Cualquier persona o empresa que busque diferenciar sus productos o servicios puede solicitar estos registros. Las marcas susceptibles de registro pueden ser percibidas por los sentidos, incluyendo, entre otras, nombres comerciales, productos, logotipos, marcas sonoras e incluso olfativas, además de marcas tridimensionales. En México también se ofrece protección a las marcas de certificación, famosas y notorias, pero eso será tema de otro artículo.
Para iniciar el registro de una marca en México, es recomendable realizar una búsqueda previa de marcas que puedan ser similares y que ya se encuentren registradas o en trámite por terceros en el país. Aunque el sitio web "MARCia" del IMPI ofrece acceso gratuito y proporciona una visión general del entorno de marcas en su sector, es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos pueden no ser definitivos, ya que la base de datos no siempre está totalmente actualizada.
En el trámite de registro es indispensable presentar una descripción detallada y precisa de los productos y servicios que se pretenden amparar con la marca, ya que el IMPI otorga protección únicamente para aquellos que se mencionen explícitamente en la solicitud. Para ello, México adopta la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de la 12ª edición del Arreglo de Niza.
Además, es crucial entender que la titularidad de un registro de marca en el extranjero no confiere, por sí misma, ningún derecho de prioridad para el registro de la misma marca en México. Los solicitantes pueden acogerse al plazo de gracia de seis meses que ofrece el Convenio de París, contados a partir de la fecha de la primera solicitud en otro país miembro, para reivindicar la prioridad en México (reconocimiento de la misma fecha de presentación de la solicitud en un país miembro del Convenio como fecha de presentación en México).
Documentación de Marcas en México
El proceso de registro de marcas en México es relativamente sencillo. Se debe llenar el formulario de solicitud de marca, el cual se puede realizar electrónicamente con una cuenta del Portal de Pago y Servicios Electrónicos (PASE) otorgada por el gobierno mexicano para la presentación en línea. Cualquier persona que posea una Clave Única de Registro de Población (CURP) puede firmar una solicitud electrónica. CURP significa Clave Única de Registro de Población y es un código de identificación único asignado a cada ciudadano y residente mexicano. Es similar al número de la Seguridad Social en Estados Unidos. Aunque la plataforma PASE resulta ser un sistema intuitivo y fácil de usar, es crucial obtener asesoramiento de un especialista en propiedad intelectual. La aparente simplicidad del proceso de registro de marcas en México puede llevar a una percepción engañosa, ya que la plataforma permite el ingreso de datos sin validar su corrección, lo que por sí solo no garantiza un registro exitoso. Por lo tanto, es esencial tener un conocimiento profundo de las leyes específicas de marcas mexicanas para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales y técnicos.
La información requerida en el formulario de registro de marca incluye lo siguiente:
- La palabra o frase que se pretende registrar como marca mexicana y una muestra en blanco y negro o a color de la marca cuando se trate de marcas diseñadas o combinadas; en caso de solicitar el registro de sonidos, olores o configuraciones de productos, se deberá proporcionar una descripción de la marca que se pretende proteger.
- Los productos o servicios que amparará la marca mexicana.
- La fecha del primer uso de la marca en México. Si no se reclama o especifica el primer uso, la Oficina Mexicana de Patentes y Marcas asumirá que la marca no ha sido usada.
- La dirección residencial o comercial del solicitante. No es necesario que sea en México.
- La dirección de la fábrica o ubicación del establecimiento principal (calle, número, ciudad y país) sólo si el solicitante alega una fecha de primer uso en México.
- Un poder otorgado por un directivo autorizado de la empresa solicitante y dos testigos.
El IMPI tiene hasta 18 meses para emitir una primera resolución respecto de las solicitudes de marca internacional, según lo establece el procedimiento de registro internacional a través del Sistema de Madrid. Este plazo inicia a partir de que la Oficina Internacional (OMPI) envía la solicitud al IMPI. Después de que la OMPI recibe y revisa la solicitud internacional para verificar que cumple con los requisitos formales, la inscribe en el Registro Internacional y la publica en la Gaceta Internacional de Marcas, notificando a cada una de las partes contratantes designadas. En México, el IMPI procede a analizar la solicitud conforme a la legislación nacional en materia de propiedad industrial.
A partir del 5 de noviembre de 2020, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece que para efectos del examen de registro de marca, el IMPI deberá emitir una primera respuesta en un plazo máximo de cuatro meses. Esto aplica para diversos tipos de marcas, incluyendo marcas tradicionales y no tradicionales, marcas colectivas o de certificación, entre otras.
Es importante señalar que estos plazos se refieren al tiempo que el IMPI debe responder y no necesariamente al tiempo total que tomaría el proceso de registro, ya que pueden existir requisitos o acciones oficiales que extiendan el tiempo hasta la resolución final.
El procedimiento en México inicia con la publicación de la solicitud de marca en la Gaceta del IMPI. Después de la publicación, cualquier interesado tiene un plazo de un mes para presentar su oposición, argumentando causas de impedimento para el registro basadas en la legislación aplicable o contravención al orden público y otras disposiciones legales. En este plazo se deben presentar argumentos y pruebas. Posteriormente, el IMPI notifica al solicitante sobre la oposición, quien cuenta con dos meses, prorrogables por dos más, para responder, ya que se considerará además de los impedimentos o requisitos de forma que el IMPI considere en el dictamen. Si el solicitante no responde, la solicitud se considera abandonada.
Si el IMPI emite una objeción al registro, los solicitantes tienen dos meses a partir de la fecha en que se les notifica la acción oficial (con la posibilidad de una prórroga de dos meses) para responder a cualquier objeción y a cualquier oposición presentada. Esto puede retrasar la tramitación de la solicitud seis meses adicionales a partir de la respuesta a la solicitud.
Una vez concedida una marca mexicana
Los titulares de registros de marcas mexicanas tienen obligaciones específicas para la preservación de sus derechos:
- Declaración de uso: Presentar una declaración de uso dentro de los tres meses siguientes al tercer aniversario de la fecha de concesión del registro de la marca.
- Renovación: Solicitar la renovación del registro cada diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.
- Actualización de Datos: Notificar al IMPI cualquier cambio en el nombre o domicilio del titular o en la titularidad del registro por transferencia de derechos.
- Advertencias sobre marcas registradas: Utilice el símbolo ® para indicar que se trata de una marca registrada, lo cual no es obligatorio, pero ayuda a informar al público y a los posibles infractores sobre la situación registrada de la marca.
- En México, la ley establece que el titular de un registro de marca o su licenciatario autorizado debe usar la marca en el comercio dentro de los tres años siguientes a su registro y continuar su uso para evitar la caducidad por falta de uso. Esto es vital para los titulares que no operan directamente en México, ya que deben asegurarse de que la marca se utiliza en el territorio nacional, ya sea por sí mismos o a través de un licenciatario, para mantener la protección legal de la marca. La falta de uso puede ser causa para que terceros soliciten la cancelación del registro de la marca ante el IMPI.
Estas medidas contribuyen a mantener la protección jurídica de la marca y a evitar su revocación o cancelación. Además, el cumplimiento de estas obligaciones es esencial para emprender acciones legales en caso de infracción de los derechos de marca.
Impugnaciones y Resoluciones en el Registro de Marcas en México
En caso de que el IMPI niegue el registro de su marca, usted podrá impugnar dicha resolución mediante la interposición de un recurso administrativo ante el IMPI o a través de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual cuenta con una sala especializada en materia de propiedad intelectual.
En el caso de marcas que son ampliamente reconocidas en otros mercados, la legislación mexicana puede otorgar protección si usted puede demostrar que sus marcas son conocidas por los consumidores mexicanos o reconocidas a nivel mundial. Esta protección implica que el IMPI debe rechazar solicitudes de marcas de terceros para este tipo de marcas, siempre y cuando usted siga los procedimientos para que el IMPI otorgue dicho reconocimiento, por lo que los propietarios de marcas registran sus marcas "famosas" o "notorias" como medida precautoria y porque el costo de registrar una marca en México es insignificante comparado con el costo de un litigio en el que usted tiene que demostrar que nunca necesitó registrar una marca porque ya era conocida.
Si una marca ha sido registrada por un tercero, es posible suprimir el registro de la marca mediante una acción de nulidad, basada en los siguientes motivos:
- El registro de la marca se concedió indebidamente.
- Un tercero reivindica la marca debido a un uso anterior en relación con los mismos productos o productos similares.
- La afirmación del solicitante de registro sobre el uso nacional previo en su formulario de solicitud es inexacta.
- El registro se obtuvo de mala fe.
No Espere para Proteger sus Marcas en México
Dado que las marcas son a menudo el activo más importante de una empresa, muchas personas registran los nombres y logotipos de empresas extranjeras en México (y en otros lugares) y luego intentan vender la marca "de vuelta" a la empresa extranjera. Los precios de las marcas en estas transacciones son a menudo mucho más altos de lo que le hubiera costado a la empresa extranjera asegurar la marca registrándola como se describió anteriormente.
Si va a hacer negocios en México, una de las primeras cosas que debe hacer es contratar a un abogado con experiencia en marcas mexicanas para que le ayude a determinar la mejor manera de proteger sus nombres de marca y logotipos (y tal vez incluso sus sonidos y colores, etc.) en México.
Asegúrese de que su identidad de marca está protegida, es reconocida y respetada, independientemente de dónde decida operar.
