Transferencia de sus marcas en China: cómo trasladarlas de forma segura y estratégica
Si sus marcas en China siguen siendo propiedad de su entidad con sede en China o de una empresa que opera activamente en China, se expone a importantes riesgos jurídicos y operativos. Estas marcas son valiosos activos de PI, pero al estar registradas en China, siguen estando sujetas a la jurisdicción de las autoridades chinas. Esto significa que pueden ser congeladas, confiscadas o verse afectadas de cualquier otro modo por la intervención del gobierno, disputas comerciales o acciones de acreedores, a veces sin previo aviso.
En este artículo explicamos por qué las empresas extranjeras deberían plantearse transferir sus marcas chinas a una entidad más segura y aislada, y cómo hacerlo de forma eficaz.
Por qué no debe dejar que una entidad con sede en China sea propietaria de sus marcas
Las marcas registradas en China y en posesión de entidades que operan en China o están relacionadas con este país son especialmente vulnerables. Los tribunales y las autoridades administrativas chinas tienen amplios poderes para restringir o transferir activos locales como parte de las medidas de ejecución. Estos poderes pueden desencadenarse por una amplia gama de cuestiones, incluidas las investigaciones reglamentarias, las auditorías fiscales, las reclamaciones de deudas relacionadas con el Sinosure y los litigios con terceros.
Un ejemplo: Nuestro equipo de resolución de litigios internacionales asiste regularmente a clientes cuyas marcas registradas en China han sido congeladas o puestas en peligro debido a acciones de ejecución por parte de Sinosure o de acreedores privados.
La jugada estratégica: utilizar una entidad depositaria de marcas offshore
Una forma de aislar sus marcas registradas en China del riesgo es asignarlas a una entidad de cartera extraterritorial que lo sea:
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No hacer negocios en China;
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No están expuestos directamente al riesgo de litigios en China.
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Específicamente estructurado para mantener y gestionar activos de propiedad intelectual.
Asignar sus marcas en China a una entidad de este tipo puede ayudar a desvincularlas de los problemas legales, fiscales o normativos a los que se enfrentan sus empresas operativas en China. Esto puede actuar como una forma de aislamiento del riesgo, sobre todo en caso de disputas o acciones de ejecución dirigidas a sus filiales o socios con sede en China.
Dicho esto, es importante recordar: Los registros de marcas en China siguen estando sujetos a la legislación china, y los tribunales chinos y la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) conservan plena autoridad sobre ellos, independientemente de quién sea su propietario. Transferir la marca al extranjero reduce la posibilidad de que se vea envuelta en disputas locales, pero no pone el registro fuera del alcance del sistema jurídico chino.
Jurisdicciones favoritas para las entidades titulares de marcas:
- Islas Vírgenes Británicas (BVI): neutrales desde el punto de vista fiscal y muy utilizadas para la tenencia de activos. Suele tener sentido para empresas no estadounidenses.
- Wyoming (EE.UU.) - Esta es la jurisdicción favorita de mi bufete de abogados porque ofrece importantes derechos de privacidad y -hasta ahora- ninguno de nuestros clientes ha tenido nunca problemas con China por aparcar sus marcas en una entidad de Wyoming. Además, el coste de establecer una empresa aquí y hacer frente a las ramificaciones fiscales es relativamente bajo.
Transferencias de marcas en China: El marco jurídico
La Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) rige todas las cesiones de marcas. Para transferir legalmente una marca, el cedente debe ser el titular actual registrado (o el solicitante, en el caso de solicitudes pendientes).
Tenga en cuenta que si su empresa ha cambiado de nombre (por ejemplo, debido a una fusión o reestructuración), la CNIPA rechazará la transferencia a menos que su empresa actualice primero el nombre que figura en el expediente.
Trasladados admisibles:
- Empresas extranjeras (incluidas las entidades holding extraterritoriales)
- Personas jurídicas chinas
- Particulares (chinos o extranjeros)
Qué puede y qué no puede transferir con arreglo a la legislación china sobre marcas registradas
China impone normas estrictas para garantizar que las transferencias no creen confusión en el mercado. Con demasiada frecuencia, cuando hemos hablado con una empresa que nos asegura que todas sus marcas se transfirieron "hace años" fuera de China, descubrimos que en realidad siguen allí, porque los abogados extranjeros encargados de las transferencias no sabían lo que hacían y contrataron a abogados con sede en China que tampoco lo sabían o no les importaba.
Necesitará un abogado chino local para completar la transferencia, pero el éxito depende de que su abogado extranjero seleccione al socio local adecuado y sepa cómo gestionar el proceso dentro del sistema legal chino. Muchos abogados extranjeros gestionan mal este paso, lo que lleva al fracaso de las transferencias.
1. Todas las marcas similares deben transferirse conjuntamente
Si posee varias marcas similares o idénticas en la misma clase o en clases estrechamente relacionadas en China, la CNIPA suele exigir que se transfieran juntas. Las transferencias parciales pueden denegarse si corren el riesgo de inducir a error a los consumidores o de causar confusión. Aunque las transferencias parciales están permitidas en algunas situaciones, la CNIPA las revisa caso por caso, y las normas pueden ser complejas e impredecibles. Si el proceso se tambalea, necesitará abogados expertos en propiedad intelectual para volver a ponerlo en marcha, antes de que intervenga el gobierno o acreedores como Sinosure.
2. Las marcas multiclase deben transferirse como un todo
Por lo general, la CNIPA exige que el registro se transfiera en su totalidad; las transferencias parciales por clase no están permitidas a menos que el registro se divida previamente (lo que no siempre está permitido). Incluso cuando existen varios registros para la misma marca en clases relacionadas, CNIPA puede exigir que se transfieran juntos para evitar inducir a error a los consumidores o la fragmentación de la marca.
Documentos necesarios para transferir una marca china
Esto es lo que necesita para presentar una solicitud de transferencia de marca en China:
1. Poder notarial (POA)
Firmado por el cedente y el cesionario.
2. Licencia comercial o DNI
Para ambas partes. Las empresas deben presentar documentos de registro mercantil; los particulares, pasaporte o documento nacional de identidad.
3. Acuerdo de cesión de marca
Un acuerdo de cesión en chino.
4. Documentos especiales (si procede)
Si el cedente ya no existe (por ejemplo, tras una fusión), debe presentar certificados de fusión, sentencias judiciales u otra prueba de sucesión. En estos casos no es necesario el poder notarial.
Paso a paso: Cómo transferir una marca en China
1. Recopilar documentos y confirmar su coherencia
Todos los nombres deben coincidir exactamente con los registros CNIPA. Si es necesario, corrija las discrepancias de nombres mediante un registro aparte.
2. Presentar la solicitud ante la CNIPA a través de un agente de marcas autorizado.
Las solicitudes se presentan a través de la Oficina de Marcas de China (CTMO), una división de la CNIPA.
3. Esperar al examen formal
La CNIPA comprueba la integridad, la admisibilidad y el cumplimiento de la legislación.
4. Pagar la tasa de transferencia
Tras la aprobación, CNIPA emite una notificación de pago. Pague puntualmente para evitar retrasos.
5. Recibir confirmación y publicación
La transferencia se publica en el Boletín de Marcas de China y se actualiza el registro oficial.
6. Obtener el nuevo certificado de registro
CNIPA emitirá un nuevo certificado en el que figurará el cesionario como propietario.
El plazo para llevar a cabo todo lo anterior suele ser de 2 a 3 meses, pero lo ideal es prever de 4 a 6 meses para estar seguros. En otras palabras, si, como tantos otros, se dispone a cerrar su entidad en China o incluso a trasladar su producción fuera de China, debería iniciar el proceso de transferencia de sus marcas en China al menos seis meses antes de que alguien en China sepa que se va a marchar y antes de que comience el ataque a sus activos en China, incluidas sus marcas.
Errores comunes y riesgos jurídicos
Incluso una transferencia de marca correctamente presentada puede plantear problemas. Esto es lo que hay que tener en cuenta:
1. Origen de marca no válido
Si la marca se registró originalmente de mala fe (por ejemplo, apropiándose del nombre de un competidor), puede cancelarse tras la transferencia.
2. Anulación por no utilización
Si la marca no se ha utilizado en China durante más de 3 años, puede ser revocada, incluso después de la transferencia.
3. Transferencia de cartera parcial
Transferir sólo algunas de sus marcas similares puede crear problemas de aplicación e infringir las normas de la CNIPA.
4. Conflicto con nombres comerciales
Si el cedente sigue utilizando un nombre comercial similar o que induzca a confusión después de la cesión de la marca, puede obstaculizar la capacidad del cesionario para hacer valer la marca. Esto es especialmente probable si dicho uso continuado crea confusión en el mercado o socava el carácter distintivo de la marca a los ojos de los consumidores.
5. Cuestiones fiscales transfronterizas
La transferencia de marcas a título oneroso puede generar obligaciones fiscales tanto en China como en la jurisdicción del cesionario. Busque asesoramiento fiscal antes de cerrar el trato.
Preguntas más frecuentes (FAQ)
¿Puedo transferir una marca mientras aún está en proceso de solicitud?
Sí, pero la CNIPA revisará la conformidad tanto de la transferencia como de la solicitud subyacente.
¿Es necesario compulsar los documentos?
No.
¿Cuánto suele durar una transferencia de marca?
Espere de 2 a 4 meses en casos sencillos. Para traslados complejos, prevea entre 6 y 8 meses.
¿Cuándo debería considerar la posibilidad de transferir una marca fuera de China?
1. Cuando vaya a cerrar, reestructurar o reducir su entidad en China
2. (a menudo se ponen en contacto con nosotros dos o tres semanas antes de que una empresa estadounidense compre otra empresa estadounidense, sólo para darse cuenta de que la empresa adquirida posee marcas chinas).
3. Cuando se vende una marca o una línea de negocio
4. Cuando corres el riesgo de exponerte a la justicia china, que es casi siempre
