Marken gehören zu den wichtigsten Vermögenswerten eines jeden Unternehmens. Ohne Marken würden die Kunden die Produkte eines Unternehmens wahrscheinlich nicht einmal finden. Es versteht sich von selbst, dass die meisten US-Unternehmen diese wichtigen und wertvollen Vermögenswerte so weit wie möglich schützen wollen und deshalb dafür sorgen, dass sie beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) eingetragen werden.
Viele Unternehmen denken jedoch, dass ihre Aufgabe damit erledigt ist. Sie bedenken nicht, dass Markenrechte territorial sind und dass der Besitz einer in den Vereinigten Staaten eingetragenen Marke keinerlei Rechte außerhalb der Grenzen der USA begründet. Dieses Problem tritt oft erst zutage, wenn ein Problem aufgetreten ist, z. B. wenn jemand Nachahmungen der Produkte des Markeninhabers in einem anderen Land verkauft. Wenn das Unternehmen Glück hat, sind Korrekturmaßnahmen noch möglich. Für viele kann es jedoch zu spät sein, und es gibt keinen Rechtsbehelf. Für ein solches Unternehmen besitzt nun jemand anderes "seine" Marken in dem anderen Land (oder den anderen Ländern), und die einzige Möglichkeit, wenn überhaupt, besteht darin, sie von dem ausländischen Eigentümer "zurückzukaufen", normalerweise zu einem hohen Preis.
Obwohl es wie Erpressung klingen mag, wenn man gezwungen wird, "seine" Marke zu kaufen, ist dies in den meisten Ländern völlig legal. Das liegt daran, dass in den meisten Ländern (nicht aber in den Vereinigten Staaten) die Markenrechte demjenigen zustehen, der die Marke zuerst anmeldet, und nicht wie in den Vereinigten Staaten demjenigen, der die Marke zuerst benutzt. Das erste Unternehmen, das einen Antrag auf Eintragung einer Marke stellt, unabhängig davon, ob sie bereits von einem anderen Unternehmen verwendet wird, wird zum Markeninhaber in diesem Land.
Aus diesem Grund kann eine Markeneintragung in Übersee sogar noch wichtiger sein als in den Vereinigten Staaten. Zunächst einmal kann ein US-Markeninhaber ohne eine Eintragung in einer bestimmten Gerichtsbarkeit nicht verhindern, dass jemand anderes seine Marke benutzt. Wenn diese andere Partei die Marke des US-Unternehmens in einem anderen Land eingetragen hat, könnte das US-Unternehmen sogar daran gehindert werden, die Marke in diesem Land zu verwenden, und es könnte sogar für eine Markenverletzung haftbar gemacht werden, wenn es dies tut!
Es ist daher nicht verwunderlich, dass es in vielen Ländern (insbesondere in Lateinamerika und Asien) Leute gibt, die auf der Suche nach erfolgreichen, aufstrebenden amerikanischen Unternehmen sind, um die Marken dieser amerikanischen Unternehmen zuerst in ihrem eigenen Land registrieren zu lassen. Später, wenn der amerikanische Markeninhaber bereit ist, in das betreffende Land zu expandieren, erfährt er, dass seine Marken dort bereits im Besitz eines anderen sind. Diese Opportunisten versuchen dann in der Regel, die Marke an das US-Unternehmen "zurückzuverkaufen". Der ausgehandelte Preis kann beträchtlich variieren, liegt aber praktisch immer um ein Vielfaches höher als die Kosten, die das US-Unternehmen für die ursprüngliche Eintragung der Marke gehabt hätte.
Der beste Weg für einen Markeninhaber, sich vor diesen Gefahren zu schützen, ist die Eintragung seiner Marken in so vielen Rechtsordnungen wie möglich. Da es aber heute mehr als 200 Länder auf der Welt gibt - die meisten mit eigenen Markenregistern, Anmeldeverfahren und natürlich Kosten - ist eine Eintragung in allen Ländern für alle außer den größten multinationalen Unternehmen unmöglich.
Bis vor kurzem hatte ein Markeninhaber, der seine Marken weltweit umfassend schützen wollte, keine andere Wahl, als in jedem dieser Länder eine eigene Markenanmeldung einzureichen. Obwohl es immer noch keine "globale Markeneintragung" gibt, haben zwei Entwicklungen dazu beigetragen, die Belastung der Markeninhaber zu verringern.
Im Jahr 1996 wurde die Europäische Gemeinschaftsmarke (jetzt bekannt als EU-Marke oder EUTM) eingeführt, die es Markeninhabern ermöglicht, mit einer einzigen Markenanmeldung Schutz in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu erlangen. Die EU-Marke ist die wirtschaftlichere Wahl für ein Unternehmen, das Markenschutz in mehreren EU-Ländern benötigt.
Die zweite Entwicklung ist die kontinuierliche Ausweitung des Madrider Systems (das aus zwei separaten Verträgen, dem Madrider Abkommen und dem Madrider Protokoll, mit sich teilweise überschneidenden Vertragsparteien, besteht). Nach dem Madrider System können Sie, wenn Sie eine Markeneintragung in einem Mitgliedsland besitzen, eine internationale Registrierung beantragen und Ihren Schutz mit einem einzigen Antrag auf bis zu 126 Länder ausdehnen (die Zahl ist geringer, wenn die ursprüngliche Eintragung in einem Land erfolgte, das nur das Protokoll (z. B. die Vereinigten Staaten) oder das Abkommen unterzeichnet hat).
Zusätzlich zu diesen beiden Instrumenten kann auch die Pariser Verbands übereinkunft - der der größte Teil der Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, angehört - manchmal hilfreich sein. Im Rahmen dieser Übereinkunft können Markeninhaber eine sechsmonatige "Prioritätsfrist" in Anspruch nehmen, um eine neue Marke in einem Mitgliedsland anzumelden, und haben dann ein sechsmonatiges Zeitfenster, um dieselbe Marke in anderen Mitgliedsländern anzumelden, wobei diese späteren Anmeldungen so behandelt werden, als wären sie gleichzeitig mit der ersten Anmeldung eingereicht worden. So kann beispielsweise ein amerikanisches Unternehmen heute eine neue Marke beim USPTO anmelden und dann bis zu sechs Monate warten, um sie in einem anderen Land anzumelden, ohne befürchten zu müssen, dass eine geschäftstüchtige Person in Übersee die Marke vorzeitig anmelden könnte. Diese Wartezeit kann für Markeninhaber mit Liquiditätsproblemen, wie z. B. viele Start-up-Unternehmen, ein nützliches Instrument sein.
Alle drei Mechanismen (EUTM, Madrid und Paris) können gemeinsam genutzt werden. So kann ein Unternehmen beispielsweise eine neue Marke in den Vereinigten Staaten anmelden und dann nach der Pariser Verbandsübereinkunft fast sechs Monate warten, bevor es beim USPTO einen Antrag auf internationale Registrierung nach Madrid stellt und in diesem Antrag die Europäische Union als eines der Gebiete angibt, in denen Schutz gewünscht wird.
Trotz dieser Mechanismen übersteigt der Schutz jeder Marke in jedem Land das Budget aller Unternehmen, mit Ausnahme einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen. Wie sollte ein Unternehmen also entscheiden, wo es zuerst Schutz sucht? Bei dieser Analyse ziehen wir eine Vielzahl von Faktoren heran. Erstens: Wo hat das Unternehmen seine größten Auslandsumsätze? Sicherlich ist es sinnvoller, die Gebühren und Kosten für die Eintragung einer Marke in einem Land mit einem Umsatz von mehr als 1 Million US-Dollar auf sich zu nehmen als in einem Land, in dem der Umsatz weniger als 10.000 US-Dollar beträgt. In welchen Ländern würde das Auftauchen von Fälschungen dem Unternehmen am meisten schaden? Und in welchen Ländern ist das Auftreten von Fälschungen wahrscheinlicher? Wo hat das Unternehmen Produktionsstätten (vor allem, wenn das Unternehmen seine Produkte von externen Anbietern herstellen lässt)? Gibt es Länder mit notorischen Fälschungsproblemen in der Branche des Markeninhabers? Und schließlich, was vielleicht am wichtigsten ist, in welchen Gerichtsbarkeiten würde das Unternehmen den größten Schaden erleiden, wenn es an der Verwendung seiner Marken gehindert würde, weil jemand anderes sie zuerst registriert?
Sobald diese Fragen beantwortet sind, werden unsere internationalen Markenanwälte gemeinsam mit dem Unternehmen einen Plan zur stufenweisen Sicherung des Markenschutzes erarbeiten, der zunächst die wichtigsten Märkte abdeckt, dann eine weitere Gruppe in sechs oder zwölf Monaten und so weiter. Auch wenn dies zu vorübergehenden Lücken im Markenschutz führt, sind diese Lücken das Ergebnis einer bewussten Unternehmensentscheidung und nicht eines Versäumnisses, die Probleme überhaupt zu erkennen. Unwissenheit mag ein Segen sein, aber zumindest in der Welt der Marken kann das, was man nicht weiß, einem tatsächlich schaden.
